На практике нередки ситуации, когда названия из ГОСТов совпадают с зарегистрированными товарными знаками. О влиянии этих обстоятельств на охраноспособность товарных знаков и о рисках нарушения исключительных прав третьих лиц для производителей продукции по ГОСТам рассказывает ПРАВО.ru Татьяна Давыденко, руководитель Центра по защите интеллектуальной собственности «Группы Черкизово», патентныы поверенный РФ № 1971.
Многие производители пищевой промышленности при выводе новых продуктов на рынок используют национальные стандарты, содержащие технологические инструкции, характеристики, требования к сырью и контролю продукции. Выпуск продукции по ГОСТу означает соответствие товара установленному межгосударственному или национальному стандарту, сокращает расходы производителя на разработку собственной технологической документации, с одной стороны, и повышает привлекательность продукта в глазах потребителей — с другой.
При этом многие ГОСТы содержат фантазийные названия, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков третьих лиц и использование которых несет для производителей риски привлечения к ответственности за нарушение исключительных прав (взыскание компенсации, уничтожение продукции, ущерб деловой репутации и подобное). В связи с чем актуальным становится вопрос: освобождает ли от ответственности за незаконное использование товарного знака наличие аналогичного наименования в ГОСТе?
В информационном письме Роспатента от 19.02.2010 № 1 «О некоторых вопросах экспертизы товарных знаков, применяемых в технических регламентах и национальных (государственных) стандартах» содержатся рекомендации по оценке охраноспособности обозначений, заявленных в качестве товарных знаков. Однако на практике нередки случаи регистрации в качестве товарных знаков обозначений, ранее включенных в ГОСТ. Встречаются и обратные ситуации, когда товарный знак зарегистрирован и действует в течение определенного времени, а затем попадает в ГОСТ как наименование определенной продукции.
Колбасы тут, колбасы там
Рассмотрим в качестве примера ГОСТ 31498–2012 «Изделия колбасные вареные для детского питания» (введен в действие с 1 июля 2013 года). Он действует в отношении 21 наименования колбасных изделий: «Детская»; «Детская сливочная»; «Детская-вита»; «Диабетическая детская»; «Тимка»; «Любушка»; «Гимназическая». Еще — колбасок (сосисок): «Детские»; «Детские витаминизированные»; «Здоровье»; «Малышок»; «Сказка»; «Сказка-вита»; «Диабетические детские»; «Карапуз»; «Гематогеновые»; «Печеночные»; «Тимка», а также сарделек: «Детские»; «Школьные»; «Лицейские».
Восемь наименований, включенных в этот ГОСТ, зарегистрированы как товарные знаки и могут использоваться только правообладателем либо с его согласия. При этом часть товарных знаков зарегистрирована до введения ГОСТа в действие, а часть — после.
Возникают потенциальные риски для производителей, когда, используя ГОСТ для производства, к примеру, сарделек «Школьные» или сосисок «Малышок», он может получить претензию в связи с нарушением исключительных прав на товарный знак.
Проблема, прежде всего, состоит в том, что между органами исполнительной власти, регистрирующими товарные знаки, и ведомствами, которые утверждают ГОСТы, нет полноценного взаимодействия, обмена информацией и единого подхода к оценке наименований.
Так, товарные знаки регистрирует Роспатент, а ГОСТы утверждает Росстандарт. Разрабатывают ГОСТы, в свою очередь, технические комитеты по стандартизации, а также предприятия и общественные объединения в соответствии с заданиями планов государственной стандартизации РФ. К примеру, для мясной отрасли это делает Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени Горбатова.
Казалось бы, включение наименования в ГОСТ должно защищать производителей от нарушения исключительных прав третьих лиц, но не все так очевидно.
Дело «Микояновский мясокомбинат» vs «Конаковские колбасы»
Правообладатель товарного знака «Школьные», «Микояновский мясокомбинат», обратился к «Конаковским колбасам» с иском о защите исключительных прав на товарный знак и о взыскании компенсации. Ответчик производил колбасу полукопченую под наименованием «Школьная» и ссылался на то, что использование наименования — его обязанность в соответствии с международным стандартом ГОСТ 31779–2012.
Однако суды (дело № А66-8681/2019) удовлетворили требования «Микояновского комбината». В решении указано, что, даже если наименование «Школьная» есть в ГОСТ 31779–2012, это не освобождает ответчика от необходимости соблюдения им законодательства в области защиты товарных знаков. Кассация еще отметила, что требования, предъявляемые ГОСТ к производимой продукции, касаются технологии ее производства и качественных характеристик этой продукции, а не размещения на продукции каких-либо обозначений.
Этот подход представляется обоснованным: пока правовая охрана товарного знака не прекращена или не признана недействительной, техническая документация не может ограничивать исключительное право.
Дело ИП Багаев Э. В. vs Роспатент
Совпадение товарного знака с наименованием в ГОСТ или ином технологическом документе поднимает вопрос, есть ли у такого товарного знака различительная способность. Отсутствие различительной способности, в свою очередь, может быть основанием для признания регистрации недействительной.
Такая ситуация сложилась вокруг товарного знака «Мраморный» № 672377, зарегистрированного в 2018 году для сыра и молочных продуктов за ИП Э. В. Багаевым.
Несколько производителей сыра («Ровеньки-маслосырзавод», «ТД «Аланталь», «Сыродельный комбинат «Ичалковский», Торговый дом «Король сыров») обратились в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Мраморный», заявив, что наименование описательное, указывает на свойства товара, а поэтому регистрация противоречит подп. 3 п. 1. ст. 1483 ГК («Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака»).
Возражения сводились к тому, что до даты подачи заявки на спорный товарный знак разные российские предприятия уже выпускали сыр «Мраморный», в том числе по технологическим инструкциям ГОСТ Р 52686–015. Такой сыр всегда имел одинаковый характерный мраморный окрас, то есть сырное тесто состояло из вкраплений двух цветов. Кроме того, в 2011 году Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия разработал стандарт организации и технологическую инструкцию для производства сыра «Мраморный».
В итоге Роспатент признал регистрацию товарного знака недействительной, что позже подтвердил Президиум Суда по интеллектуальным правам (дело № СИП-331/2020).
Как производителю обезопасить себя от претензий
С учетом складывающейся судебной практики и все большей активности правообладателей по защите своих товарных знаков решение для производителей видится очевидным: перед выводом новой продукции согласно ГОСТам на рынок необходимо проверять все названия на предмет сходства с товарными знаками третьих лиц по профильным классам МКТУ. Расходы на такие проверки несопоставимо меньше тех потенциальных рисков, которые могут быть своевременно выявлены.
Важно понимать, что само включение конкретного наименования в ГОСТ не защищает производителей от нарушения исключительных прав третьих лиц и его недостаточно для вывода, что товарный знак потерял индивидуализирующую способность. Вместе с тем этот аргумент может использоваться при оспаривании регистрации товарного знака в совокупности с иными доказательствами.
Источник: Право.ru