По общим правилам, действие товарного знака распространяется только на той территории, где он был зарегистрирован. Поэтому, расширяя свою деятельность за рубеж, перед компанией встает вопрос о регистрации средств индивидуализации в ведомствах других государств для того, чтобы деятельность Заявителя была защищена от возможных нарушений, сквоттеров и патентных троллей.
Существует три варианта регистрации товарного знака в иностранном государстве:
- По национальной процедуре
- По региональной процедуре
- По международной процедуре
Национальная процедура регистрации товарного знака.
При национальной регистрации заявление на регистрацию товарного знака подается напрямую в национальное патентное ведомство необходимой страны через местного патентного поверенного.
Плюсы национальной процедуры:
- Для регистрации товарного знака по национальной процедуре не нужно иметь базовую заявку или регистрацию.
- Сроки регистрации сокращаются за счет прямого обращения в Ведомство;
- Можно зарегистрировать товарный знак в той стране, которая не относится к региональным или международным системам регистрации товарных знаков (это чаще всего страны персидского залива или центральной Америки).
Минусы национальной процедуры:
- Представлять интересы Заявителя должны местные поверенные, в связи с этим увеличиваются затраты на регистрацию, если интересуют несколько стран, к тому же, в большинстве случаев необходимо оформлять доверенность на представление интересов Заявителя и пересылать документы за рубеж, что также влияет на доступность данной процедуры;
- Информация о поданных заявках и зарегистрированных знаках будет поступать из разных источников, что увеличивает возможность ее потери в будущем, поэтому делопроизводство по каждой регистрации требует дополнительного контроля;
- Делопроизводство по таким заявкам ведется на государственных языках государств, в которых испрашивается правовая охрана, в связи с чем вся официальная документация должна переводиться на доступный Заявителю язык, и наоборот – все документы, которые требуется предоставить в процессе регистрации от Заявителя, должны переводиться соответственно;
- При заявлении конвенционного приоритета необходимо будет предоставлять заявленный комплект документов приоритетной заявки, полученной из ведомства, в которое такая заявка подавалась.
Региональная процедура регистрации товарного знака.
При региональной процедуре заявление на регистрацию товарного знака подается в Ведомство регионального объединения стран. После успешной регистрации и предоставления правовой охраны такой товарный знак будет действовать на территории всех входящих в объединение государств.
Плюсы региональной процедуры:
- Для регистрации товарного знака по региональной процедуре также не нужно иметь базовую заявку или регистрацию;
- Охватывает сразу несколько стран, в связи с чем экономически выгодна.
Минусы региональной процедуры:
- Представлять интересы Заявителя должны местные поверенные;
- Регистрация в некоторых региональных объединениях (к примеру, в ЕС) требует единодушия от стран участниц при принятии решения о регистрации, если хотя бы одна из стран, входящих в региональное объединение, возражает против регистрации, правовая охрана не будет предоставлена для всего объединения;
Международная процедура регистрации товарного знака (по Мадридской системе).
Международная регистрация регулируется Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.
Мадридская система предлагает возможность охраны принадлежащих им знаков в нескольких странах-членах Мадридской системы. При международной регистрации единое заявление на регистрацию товарного знака подается в отношении интересующих стран в Международное бюро ВОИС (г. Женева, Швейцария). При этом обязательное условие – наличие базовой заявки или регистрации в одной из стран-участниц Мадридской системы, без такой заявки или регистрации нельзя подать международную заявку. Такая международная заявка подается в ВОИС через национальное ведомство, в котором у заявителя есть базовая заявка или регистрация. При этом важно учитывать, что при подаче международной заявки Заявитель не испрашивает правовую охрану товарному знак сразу для всех страны-участницы мадридской системы, так как мадридская система не образует единую правовую структуру для всех стран-участниц. Заявителю необходимо будет выбрать, в каких именно странах, входящих в мадридскую систему, ему хотелось бы получить правовую охрану исключительных прав на товарный знак, и указать это в заявлении, направляемом в национальное ведомство базовой заявки или регистрации.
Плюсы международной процедуры:
- Охватывает множество стран (130 стран представлены 114 членами международной системы, новые участники присоединяются к ней постоянно);
- Централизованная подача заявки и отслеживание делопроизводства — вся поступающая корреспонденция относительно всех выбранных для регистрации стран и статусы правовой охраны в них содержатся и могут отлеживаться на портале ВОИС;
- Экономически выгодна, так как не нужно оплачивать услуги местных поверенных;
- Предоставление правовой охраны в каждой отдельной стране международной заявки осуществляется независимо от других стран данной заявки;
Минусы международной процедуры:
- Для использования международной процедуры нужна базовая заявка или регистрация;
- Действие международной заявки напрямую зависит от статуса базовой заявки или регистрации после подачи международной заявки. Если базовой заявке будет отказано в регистрации, тогда и международная заявка, основанная на базовой, будет аннулирована. Также, если правовая охрана базового товарного знака будет прекращена в течение 5 лет после подачи международной заявки на базе этой национальной регистрации, действие международной заявки также аннулируется и правовая охрана прекращается во всех указанных в международной заявке странах. Международный знак становится независимым только по истечении пяти лет с момента подачи заявки.
Выбор процедуры регистрации товарного знака за рубежом всегда остается за Заявителем, который принимает решение с учетом всех аспектов конкретной ситуации, однако, базовые критерии выбора такой процедуры – всегда общие, а именно: сроки, стоимость и риски.
Если хотите детальнее ознакомиться с процедурой!
