Окружной суд в Рио-де-Жанейро встал на сторону Кристиана Лубутена в последнем раунде его заявки на регистрацию красной подошвы в качестве товарного знака в Бразилии. После того, как Бразильское ведомство по патентам и товарным знакам («BPTO») отклонило заявку Louboutin на регистрацию товарного знака из-за использования красного цвета (в частности, Pantone 18-1663 TPX) на подошвах туфель на высоком каблуке в мае, адвокат Louboutin обратился в суд. В предварительной, но, тем не менее, заметной победе Louboutin судья Марсия Мария Нуньес де Баррос из 13-го федерального суда Рио-де-Жанейро вручила французскому обувному бренду судебный запрет, что стало одной из первых оценок возможности регистрации на административном уровне «позиционных» товарных знаков в Бразилии.
Некоторая предыстория:
Предварительный судебный запрет Федерального суда Рио-де-Жанейро следует из отказа BPTO зарегистрировать товарный знак Louboutin этой весной. Ссылаясь на формулировку Руководства по товарным знакам (а именно, «нанесение неотличительного знака на опору не может быть зарегистрировано в качестве позиционного знака»),
BPTO в решении на одной странице постановило, что знак Лабутена, который ведомство по товарным знакам охарактеризован как «состоящий исключительно из красного цвета», расположенный на подошве женской обуви на высоком каблуке, — не обладает необходимой различительной способностью для регистрации. Обнаружив, что красный знак на подошве по своей сути не является отличительным, BPTO быстро отклонил заявку Louboutin и решил не проверять знак в целом, включая его положение на обуви Louboutin. Лубутен подал иск в Федеральный суд, чтобы оспорить решение BPTO.
В своем решении от 10 августа, как впервые сообщило TFL, судья де Баррос заявила, что BPTO допустило ошибку, отклонив заявку, прежде всего потому, что в своем «предварительном и неисчерпывающем рассмотрении» оно не рассмотрело элемент положения как « неотделимой частью знака», и аналогичным образом не учитывал возможность приобретения различительной способности. Что касается последнего, судья де Баррос заявил, что использование Лубутеном красной подошвы на туфлях на высоком каблуке «значительно отклоняется от привычек и/или обычаев обувной промышленности и является совершенно произвольным, легко узнаваемым с первого взгляда и запоминающимся» заинтересованной публике».
Коротко об отличительности :
«Очевидно, что существует чрезвычайно высокий уровень ассоциации» между брендом Louboutin и знаком красной подошвы, который он постоянно использует с 1992 года и который потребители рассматривают как индикатор источника, что делает его « полностью отличительной и, следовательно, способной функционировать в качестве товарного знака», — постановил суд.
Судья де Баррос постановил, что даже если он не является отличительным по своей сути, знак Louboutin приобрел отличительные черты благодаря «эффективному и длительному использованию [красной подошвы] компании и огромному успеху, которого она добилась».
Например, есть «многочисленные доказательства» — в виде непрошенного внимания средств массовой информации, изображений папарацци, результатов поиска в Google «обувь на каблуке с красной подошвой» и т. д. — что применение красного цвета на подошвах высоких каблуков туфли на каблуках, вероятно, будут «восприняты соответствующей общественностью как указание происхождения, связанное с Christian Louboutin, отличающее его продукцию от продукции других конкурентов на рынке и выполняющее функцию товарного знака».
Суд также привел доказательства того, что в пользу Louboutin были предоставлены красные подошвы в США , Канаде, Мексике, Великобритании и Северной Ирландии, БЕНИЛЮКСе, Кувейте, Ливане, EUIPO, Индии, Сингапуре, Норвегии, Франции, Индонезии, Макао, Малайзии. , Панама, Российская Федерация, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, ВОИС и Перу, и заявил, что имеются решения Ведомства по гармонизации внутреннего рынка, Ведомства интеллектуальной собственности Европейского Союза, Апелляционного суда Парижа и Суд Европейского Сообщества для регистрации знака.
При этом суд отметил недавние дополнения к Руководству по товарным знакам, в том числе те, которые «предусматривают возможность регистрации [позиционных] товарных знаков» — что является новой разработкой с тех пор, как Лубутен впервые подал соответствующую заявку еще в 2009 году — и которые регулируют анализ заявок на регистрацию позиционных знаков, а также другие решения БПТО, разрешающие регистрацию позиционных знаков. Например, суд указал на регистрацию BPTO товарного знака OSKEN для «трех одинаковых проушин на верхней части кроссовок», которые, по словам суда, «имеют визуальные элементы, несколько сопоставимые с теми» в рассматриваемом деле.
В результате, отказ BPTO зарегистрировать красную маркировку подошвы создает «юридическую неопределенность в отношении требований к предоставлению позиционных марок,
Наконец, судья де Баррос постановил, что отклонение BPTO единственной заявки на красную марку Louboutin является «эквивалентным заявлению» о том, что товарный знак Louboutin находится «в общественном достоянии, что подразумевает полное препятствие для законного осуществления соответствующих прав и потенциально может привести огромный ущерб его владельцу и потребляющей публике». На этом фоне суд удовлетворил ходатайство Лубутена о предварительном судебном запрете, фактически отложив рассмотрение заявления об отказе на время рассмотрения дела.
«Предварительный судебный запрет направлен на то, чтобы приостановить последствия отклонения [BPTO]», — сказал TFL Карло Тиноко из Licks Attorneys , представляющий Louboutin в вопросах правоприменения в Бразилии. Таким образом, это означает, что BPTO должно «опубликовать в базе данных и в официальном бюллетене, что этот вопрос обсуждается в суде».
Большая картина
Немаловажно, что рассматриваемый случай знаменует собой вторую оценку позиционного знака на административном уровне с тех пор, как BPTO начало принимать заявки на позиционные товарные знаки в октябре 2021 года. «Хотя позиционные знаки ранее признавались BPTO и в судах они еще не получили право на отдельную регистрацию товарного знака», — утверждают адвокаты Ана Клара Рибейро и Паула Джакомацци Камарго. В результате «большинство владельцев брендов зарегистрировали их как изобразительные или трехмерные знаки».
В частности, BPTO определяет позиционные знаки, подходящие для регистрации, как состоящие из: «отличительного набора, способного идентифицировать продукты или услуги и отличать их от других, идентичных или подобных, при условии, что: (1) он сформирован путем применения знак в единственном и определенном положении на данной опоре; и (2) применение знака в указанном положении опоры может быть отделено от какого-либо технического или функционального эффекта».
Как показывают дела, подобные этому, усилия компаний по усилению специальной защиты в Бразилии для товарных знаков, характеризующихся их особым положением на продукте, могут быть отвергнуты, поскольку BPTO и суды активно спорят о работе этого нового режима. защиты.
Дело Louboutin v. INPI-Instituto Nacional Da Propriedade Industrial, 5082257-22.2023.4.02.5101/RJ.
Источник: TheFashionLaw.com